법무법인(유) 태평양은, 대구의 모 교수가 경기문화재단을 상대로, 경기도가 2008. 10.경 용인시 기흥에 설립한 “백남준아트센터” 건물의 표장은 자신이 등록한 상표 “백남준미술관”을 침해하므로 위 표장을 사용하지 못하도록 침해금지소송을 제기하자, 이에 대응하여 위 “백남준미술관”의 상표무효소송을 제기한 결과 특허법원에서 무효판결을 받았고, 최종적으로 2010.7.22. 대법원에서 이를 확정하는 판결을 받았습니다.

위 등록상표무효 소송에서의 주요 쟁점은, 첫째 모 교수가 고 백남준씨의 동의를 얻고 등록한 상표인가 하는 점, 둘째 2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정한 상표법 제7조 제1항 제4호(“상표 그 자체 또는 그 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표”)를 적용할 것인가 아니면 구법의 해당 조항(“공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표”)을 적용할 것인가 하는 점이었습니다. 

법무법인(유) 태평양은, 첫째 쟁점은 사실관계에 관한 사항으로서 고 백남준씨가 미술관 건립에는 동의하였을지 모르나 자신의 이름을 딴 “백남준미술관”이라는 상표를 등록한 적은 없다는 점을 지적하며 위 상표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 주장하여 특허법원의 판결을 받아 내었고, 둘째 쟁점은 상고심에서 제기된 것으로서, 위 개정된 상표법의 부칙 제11조 제2항은 “2007. 7. 1. 전에 한 출원에 따라 등록되었거나 등록되는 상표의 심판, 재심 및 소송에 대하여는 제7조 제1항 제12호 및 제12호의 2의 개정규정에 불구하고, 종전의 규정에 따른다”라고 규정하였고, 위 부칙에서 개정법 시행 전의 출원에 의하여 등록된 상표에 대한 소송에 있어서 종전의 규정에 의한다는 경과규정을 두고 있지 아니하고, 종전 규정이 적절하지 않다는 반성적 고려에서 이를 개정한 것이므로 그 취지에 따라 구법이 아닌 신법을 적용하여야 한다는 주장입니다. 

 
법무법인(유) 태평양은 첫째 등록상표의 각 무효사유는 그 판단시점(출원시, 등록시 등)에 시행되던 상표법을 적용하여 무효 여부를 판단하는 것이 원칙이고, 둘째 상표법은 개정 과정에서 부칙에 다양한 경과규정을 두어 왔는데, 그 일관된 내용은 개정 전에 이루어진 출원에 대해서는 종전 규정에 의한다는 것이었고, 예외적인 경우에만 개정법에 따르도록 명시하고 있고, 셋째 위 부칙 규정을 확대하여 모든 출원에 대하여 개정 규정을 적용하여야 한다는 주장은 위 부칙 규정을 잘못 해석하는 것이라고 주장하여 대법원의 상고기각 판결을 받아내었습니다.